专利权质押担保的法律风险防范

　　《担保法》的颁布，为我国专利权质押担保开启了绿色通道，国家知识产权局及其他有关部门也由此推出了各种法律及政策来支持专利权质押担保的进一步实施，然而自1996年至今，专利权质押担保在我国的发展并不像预期那般理想，这主要是由其本身的性质所致。就其发展而言，始终存在着三大问题：第一，专利权价值难以评估;第二，缺少专利权质押操作流程的统一规范;第三，专利权设质后难以变现。

　　一、专利权质押的主体

　　(一)质权人

　　这里首先要明确的是专利权质押合同产生的目的——担保主债权债务的履行，而此处的主债权债务就是要发放的贷款。而根据法律的规定，质权人是主债权债务的债权人，并且主合同成立，担保合同成立;反之，除非有当事人约定，主合同不成立的，担保合同也不成立，由此可见，在为专利权质押贷款作担保时，应谨慎审查主债权债务的相关情况及借款用途等。

　　目前，根据国家知识产权局的统计专利权质押担保债务的常见情形有以下几种：担保借款、担保信贷、最高额质押(多为银行授信合同)、担保债券承销、担保租赁设备厂房资金

　　此外，操作中还经常遇到的一个问题是：专利质权人能否是外国人?

　　根据《专利权质押登记办法》第五条第一款的规定可知，质权人可以是外国人，但是在操作时必须委托依法设立的专利代理机构办理，并且在向登记机关报送材料时需特别注意：“除身份证明外，当事人提交的其他各种文件应当使用中文。身份证明是外文的，当事人应当附送中文译文;未附送的，视为未提交。”

　　(二)出质人

　　这里的出质人可以是主债权债务的借款人也可以是第三人，但必须是有权处置专利的人。

　　1、哪些人可能成为这里的出质人呢?

　　(1)发明人或设计人

　　可能的情况有以下几种：

　　①非职务发明创造;

　　②利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，约定由发明人或设计人享有专利;

　　③两个以上个人合作完成的发明创造、个人接受其他个人委托所完成的发明创造，协议约定，由合作人之一或委托人享有专利权;

　　④委托发明且协议未规定专利权归属的，归受托开发人。

　　(2)单位

　　①职务发明创造;

　　②两个以上单位合作完成的发明创造、一个单位接受其他单位委托所完成的发明创造，协议约定，由受托单位享有专利权。

　　(3)专利共有人

　　两个以上单位或者个人合作完成的发明创造，须经各共有方一致同意方可出质。

　　(4)有效的专利权受让人

　　根据相关规定，转让有效须符合以下要求：

　　①中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的已经依照依照有关法律、行政法规的规定办理手续;

　　②有书面的专利权转让合同;

　　③专利质押期间，转让已经过质权人同意;

　　④专利权转让合同已向知识产权局进行过登记。

　　2、不能成为出质人的有哪些?

　　(1)不享有专利权的;

　　(2)未经专利权人同意，专利许可使用人将其有权实施部分再次允许其他单位或个人实施，该单位和个人不能成为出质人;

　　(3)专利共有人未经其他共有人同意的;

　　(4)专利权转让无效的受让人;

　　(5)未经专利权人同意的许可使用人。

　　3、以下几种能否成为出质人?

　　(1)专利许可实施权的使用人能否作为出质人?

　　需要明确的是能够进行质押的出质人必须对出质的专利享有权利，这种权利可以体现为享有专利权或是能够进行处分，而一般的使用人是不享有出质权的，只有经过所有权人同意才可以。

　　那么是否适用《物权法》规定的善意取得制度?

　　答案应是否定的。

　　由于专利权的授予以专利管理机关的登记为要件。第三人可以通过登记机关的登记系而查询其权利人，因此，此种类型的知识产权不存在权利的善意取得问题，自然也不会发生在权利质权的善意取得。

　　(2)共有人对共有专利的实施未做约定，共有人以普通许可方式许可他人实施该专利，该他人能否作为出质人?

　　此种情况下若要使得使用人有资格成为出质人，不仅需要取得授予许可人的同意，同时必须征得全体共有人的同意才有效。

　　二、质押的客体

　　(一)哪些专利权可以质押?

　　我国《专利法》规定，专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

　　我们知道著作权分为人身权和财产权，那么专利权是否也是由人身权和财产权组成呢?

　　笔者认为应是包括人身权的。《专利法》认可权利人享有专利申请权以及标记署名等权利，这显然属于人身权而非财产权。而《物权法》等相关法律均指出构成权利质押的是专利权中的财产权。因此，专利质押的客体范围应只涵盖其中的财产权部分，也就是通过转让或许可使用获得经济利益。

　　(二)几种特殊的专利权能否出质?

　　1、公开但未授权的发明专利申请可否出质?

　　这里需要明确的是两点：

　　(1)专利申请权可否出质?

　　专利申请权质押在理论界有不同观点，这主要是因为，不同于著作发表权不可转让，《专利法》第十条认可专利申请权可以转让。然而虽然理论上看似可行，但最大的问题是未来能否获得专利具有很大的不确定性。这一点国家知识产权局办事指南《如何办理专利权质押合同登记》中也指出：“专利申请权虽然是获得专利权的前提，依法可以转让，但其明显的法律上的不确定性，使之不能作为一种具有法律效力的财产权,因而不能将专利申请权作为质物进行质押。”

　　(2)未来专利权能否预先出质?

　　以未来专利权进行质押并非不可，只是对质权人而言承担的风险巨大，这是由于专利申请提出后，需要通过审查机关对发明创造的新颖性、创造性和实用性审查，能否最终被授予专利权，具有很大的变数和不确定性;此外即便被授予专利仍无法确定其未来的变现能力，故实践中几乎不采纳。

　　另外，对于公开但未授权的发明专利申请质押，根据《专利资产评估指导意见》也可知，一般质押前须经过资产评估，而此种情况下事实上是无法获得评估结论的，当事人双方只能自由约定，这将更加剧了其中的风险。

　　2、同一专利中的不同独立权利要求可否分别出质?

　　相关法律未给出答案，知识产权局也未能说明。但笔者认为可以四川天一科技股份有限公司先后以不同权利要求提起新能(张家港)能源有限公司专利侵权诉讼案作为参考(源自中外民商裁判网)。这种情况其实针对的还是同一专利权，因此性质上就是以同一专利权分别出质。而根据知识产权局给出的不予质押登记的情形中其中一条“同一专利权重复质押”，因此笔者认为实践中这种做法最大的风险就是登记不成，拿不到质权。

　　三、质权的取得——合同+登记

　　根据相关法律的规定，专利权质押的设立，除了出质人对专利权享有所有权或处分权和担保物可以被确定这两个实质要件，还需书面和登记的形式要件。

　　(一)专利权质押合同

　　1、质押合同的形式：

　　①单独订立的合同;

　　②主合同中的担保条款。

　　2、专利权质押合同需规定的特殊内容

　　(1)质押期间专利权年费的缴纳;

　　(2)质押期间专利权的转让、实施许可;

　　(3)质押期间专利权被宣告无效或者专利权归属发生变更时的处理;

　　(4)实现质权时，相关技术资料的交付。

　　3、质押合同的期限

　　不同于一般质押，由于专利权的有效期一般比较短，因此在审查质押合同时必须注意担保的期限。

　　专利权的期限具体如下：

　　序号

　　内容

　　期限

　　起算日

　　1

　　发明专利

　　20年

　　申请日

　　2

　　实用新型专利

　　10年

　　申请日

　　3

　　外观设计专利

　　10年

　　申请日

　　4

　　专利转让的

　　剩余年限(相应专利的期限减去已使用年限)

　　转让登记之日

　　为避免风险，可以借鉴银行的做法，根据《关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见》的规定，“用于质押的知识产权剩余有效期或保护期要长于贷款期限，专利的剩余有效期和保护期一般不少于5年。”

　　同时还需注意担保期间必须要在主债权债务的诉讼时效期间内，这一点不能由当事人自由约定。《担保法司法解释》第12条第1款规定：“当事人约定的或者登记部门要求登记的担保期间，对担保物权的存续不具有法律约束力。”

　　4、质押担保的范围

　　一般情况下，质押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金及实现质权的费用。但对专利权质押，当事人还要考虑如何支付专利年费、处理专利纠纷时所需的费用、质押期进行转让或许可他人使用时可能遇到的违约金、赔偿金以及依法拍卖、变卖所需费用，因此这些费用的支付应在质押合同中得到确定。

　　(1)损害赔偿金的获得是否有要求?

　　这里一般理论界和实务界均认为只有在出质人无过错的情况下质权人才有可能获得。

　　(2)实现质权的费用包括哪些?

　　评估费用、拍卖费用、保全费用等。

　　(二)专利权质押登记

　　根据《物权法》、《担保法》等相关法律规定，专利质权要生效必须进行登记。

　　1、质押登记的请求人

　　根据《专利法实施细则》第14条第3款规定，“以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记。”

　　具体实施可以采取如下操作：

　　(1)在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织办理专利权质押登记手续的，应当委托依法设立的专利代理机构办理;

　　(2)中国单位或者个人办理专利权质押登记手续的，可以委托依法设立的专利代理机构办理;

　　(3)当事人委托代理机构的，应当在委托书中指定一个代理人办理相关手续。

　　(4)中国单位或个人如果不委托代理机构，可以共同委托一个具有独立承担完全民事责任能力的自然人办理。

　　2、质押登记的办理部门

　　根据国家知识产权局规定，接受质押登记的有：

　　(1)国家知识产权局专利局(目前由发文处具体负责)

　　(2)经专利局授权开展质押登记业务的代办处(目前处于试点阶段)。

　　3、办理专利权质押登记需提交的文件：

　　(1)专利权质押登记申请表;

　　(2)专利权质押合同;

　　(3)出质人、质权人身份证明(个人需提交身份证复印件,企业需提交加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件及企业法人代表身份证复印件);

　　(4)出质人、质押人共同委托代理人办理相关手续的委托书;

　　(5)代理人身份证复印件。

　　4、专利权质押登记文件的提交方式

　　(1)当事人可直接到国家知识产权局专利局初审流程管理部业务发文管理处办理，或通过邮寄的方式办理;

　　(2)当事人也可到已开展专利权质押登记相关业务的代办处办理相关手续。

　　5、不予登记的情形有哪些?

　　(1)出质人与专利登记簿记载的专利权人不一致的;

　　(2)专利权已终止或者已被宣告无效的;

　　(3)专利申请尚未被授予专利权的;

　　(4)专利权处于年费缴纳滞纳期的;

　　(5)专利权已被启动无效宣告程序的;

　　(6)因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的质押手续被暂停办理的;

　　(7)债务人履行债务的期限超过专利权有效期的;

　　(8)质押合同约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，专利权归质权人所有的;

　　(9)质押合同不符合本办法第九条规定的;

　　(10)以共有专利权出质但未取得全体共有人同意的;

　　(11)专利权已被申请质押登记且处于质押期间的;

　　(12)其他应当不予登记的情形。

　　6、专利权质押合同变更需注意哪些?

　　第一，出质人和质权人应当共同委托一个具有完全民事行为能力的自然人办理相关手续，并在委托书中注明委托事项;

　　第二，需要明确可以变更的专利权质押登记的范围：

　　(1)出质人名称、地址;

　　(2)质权人名称、地址(仅限更名);

　　(3)质押专利;

　　(4)被担保的主债权种类及数额;

　　(5)质押担保的范围。

　　第三，提交专利权质押合同登记变更申请表

　　7、质押申请的审批时限

　　(1)根据《专利权质押登记办法》的规定：国家知识产权局自收到专利权质押登记申请文件之日起7个工作日内进行审查并决定是否予以登记。

　　(2)如果当事人提交的质押申请文件存在缺陷，审批时限自当事人克服全部缺陷之日起计算。

　　8、专利质权设质后的监管问题

　　专利权证书只记载了授予授予专利权时的法律状态，不能显示之后可能会发生的如权属转移、、是否许可他人使用等情况。而对于在专利进行过质押登记后，专利权人要放弃专利的，法律规定必须经过质权人同意。《专利权质押登记办法》第十五条规定，“专利权质押期间，出质人未提交质权人同意其放弃该专利权的证明材料的，国家知识产权局不予办理专利权放弃手续。”

　　四、专利权质权的变现

　　这是专利权质押担保一直发展缓慢的主要问题所在，而导致质权难以实现的主要原因是首先，即便已出台了一部《专利资产评估指导意见》，但仍无法较准确的进行专利权价值评估，也缺少统一规范的价值评估机构;其次，缺少能够进行专利权交易的专门市场;再者，专利权价值衰减较快。

　　此外，导致专利权质押困难最大的原因还是在于我国没有专门统一的法律法规来规制，但部分地方已出台了相关规定来解决这个问题。

　　就江苏而言，《南通市专利权质押融资管理办法(试行)》、《无锡市专利权质押贷款管理办法(试行)》、《镇江市专利权质押贷款管理办法》等对于贷款、专利年限、贷款期间等均有具体的限制，这在一定程度上减小了银行贷款的风险，由此担保/小贷公司也可以借鉴。北京、天津等其他一些地区，还采取如下措施：

　　①鉴于专利权价值实现的不确定性，将一些专利权排除在专利权质押贷款的范畴之外;

　　②鉴于专利权价值难于评估及其实现的不确定性，专利权人只能以专利权评估价值的一定比例作为质押担保;

　　③对大额借款合同，专利权质押只能作为该合同部分借款的担保方式。

　　另外，质权要实现很大程度上取决于专利权质押的效力范围上。

　　(一)特殊质押的效力范围

　　1、就专利权的某项财产权进行出质，其效力能否及于其他财产权部分?

　　出于对出质人利益的保护，实务中一般不认可效力可以及于其他财产权部分的。也就是是说若质物是转让权，除非另有约定，否则不及于其许可使用权。

　　2、质权效力是否及于专利权出质前的实施及许可?

　　需明确实施和许可未延续至质押期内的，当然不为质权效力所及，而我们此处所说的是指实施和许可延续至质押期内的情况。

　　由于专利权质押不同于一般质押，是登记生效的，不需要交付转移。而专利权质押经登记后事实上法律也限制了出质人的转让和许可使用，规定了必须经质权人同意，因此质权人在质押登记后实际上获得了对专利权的占有。因此这里讨论的其实是质权人能否以在先的受益权进行优先受偿的问题，当然若有当事人事先约定，这部分收益自可以优先受偿;若也不存在双方约定，笔者认为出于对出质人利益的保护也不适宜将其纳入效力所及范围。

　　3、因专利技术而获得的奖励和报酬能否纳入质押效力所及的标的物呢?

　　这也就是说质权人能否以专利技术获得的奖励和报酬优先受偿的问题。事实上质权人对此是无优先受偿权的，这主要是因为奖励和报酬具有人身性，故因专利技术而获得的奖励和报酬也不应纳入质押效力所及的范围。

　　4、专利技术的后续改进技术能否纳入质押效力所及的标的物呢?

　　可能的情况有以下几种：

　　(1)后续改进为专利权人所为;

　　(2)后续改进为专利权转让、许可使用中的相对人所为;

　　(3)后续改进技术有重大突破，形成独立方案;

　　(4)后续改进技术依附于专利技术，未有新的突破。

　　对于此种情况，质押合同中应予以写明，否则对于第三种请款无论是否能获得新的专利权，质权人均是无权优先受偿该新的技术的。

　　(二)特殊情况下质权的实现

　　这里指的是变现时出质专利权人不配合，导致出质专利权得不到变现的情况。这就需要特别注意《专利法》规定的强制许可，也就是说在这种情况下，即便专利权人不同意，知识产权部门也会将其进行变现。

　　但构成强制许可需满足哪些条件?

　　1、有具备实施专利权条件的单位或个人的申请;

　　2、只能是发明专利和实用新型专利;

　　3、需满足两个实质条件：

　　(1)专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;

　　(2)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

　　因此，单独的质权人是无权向知识产权部门申请强制许可的。