收到专利侵权律师函/警告函应该怎么办

在收到律师函/警告函后，首先应该调查对方律师函/警告函中指明的侵权事实是否存在，如果确信我方没有侵权事实，应要求对方在限期内起诉或撤回警告函，否则告知将发起确认不侵犯知识产权之诉，我方因对方的警告而调整业务、下撤产品所导致的损失要求对方承担。如果侵权事实确实存在，但我方没有制造生产行为，产品系购置第三人，我方仅有销售或许诺销售行为的，可以考虑向对方披露我方被诉侵权产品的合法来源，建议对方向第三人主张权利。如果是外观设计专利，且我方仅有使用行为，根据专利法不构成侵权，应回函说明这一点。如果确实有生产制造行为的，可以以专利侵权全面覆盖原则做技术比对(后面会有具体展开)，判断我方被诉侵权产品是否落入对方专利保护范围（外观设计专利侵权判断以是否在整体视觉效果上一致为准），如果落入，考虑是否能够运用后文中的几个常见抗辩理由，如果不能，可以考虑和对方诉前和解，支付一定的一次性赔偿金或者支付专利许可使用费以便继续该专利产品业务。然后，在侵权事实确实存在的基础上，分析对方专利是否稳定，一般来说，发明专利的稳定性比较强，实用新型专利和外观设计专利的稳定性较差，不管怎么样，都可以收集证据，考虑在别人正式发起诉讼之前就走无效宣告程序，无效宣告程序下面会具体讲到。

如果对方执意起诉或者双方就赔偿和许可无法达成一致意见，纠纷最终走到诉讼阶段，一般可以采用以下几种方式应对：

1.专利无效宣告

可以在一审二审再审任的答辩期内提起宣告对方专利无效，并申请法院中止审理，以待国家知识产权局无效宣告结果作出后继续审理，如果专利最终被全部无效，或者对方主张被侵权的权利要求被无效的，法院会判决原告败诉。但从司法实践来看，如果非发明专利，法院一般不会中止审计（根据2020年最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定：人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。）。

至于专利无效宣告的理由有哪些，泛泛而论，这些理由就是原告的专利就不应该得到国家知识产权局，常见的理由有专利缺乏新颖性或创造性，缺少必要的技术特征不能无法实现发明的目的（独权含必特），专利说明书没有清晰完整地对专利的权利要求作出说明等等。如果法院判决被告专利侵权后，生效判决已作出后原告被认定被侵权的权利要求被国家知识产权局宣告无效，且原告没有提起行政诉讼或者终审的行政诉讼驳回原告的诉讼请求，被告（被诉侵权人）可以申请法院再审。在此过程中，如果被告有比较强力的无效理由和相应证据的话，可以考虑和对方和解，让对方降低赔偿金额，或者以获得对方许可方式继续实施专利。无效宣告程序和诉讼的程序的结合会使得整个案件的程序更加复杂，本文就不作详细展开。

2.否认和抗辩。

先否认侵权，否认一般指否认被诉侵权产品的技术特征未落入对方的专利权保护范围。实用新型专利和发明专利侵权判定主要采用以全面覆盖原则（有时候故意规避某条技术特征，改劣技术方案的行为也有可能构成侵权），专利权的保护范围以专利权利要求书记载的技术特征为准，如果我方被诉侵权产品的技术方案缺少对方某项专利权利要求记载的全部技术特征的某一个技术特征以上，或者至少有一个技术特征与其记载的技术特征既不相同也不等同，则我方被诉侵权产品不侵犯其该条专利权利要求，如此对比下来，如果我方被诉侵权产品的技术方案不侵犯其专利的所有项专利权利要求的话，就得出结论，我方被诉侵权产品的技术特征未落入对方专利的保护范围，我方不侵权。

外观设计专利的侵权判定以整体视觉效果是否一致判断，并且遵循的重要原则有：设计空间大的产品对整体效果一致的要求比设计空间小的要求低；正常使用时相对显露部分的设计特征比相对隐蔽部分的设计特征对整体效果贡献大，等等。

在否认的同时进行抗辩，即向法院提出“如果法院认定被诉侵权人的被诉侵权产品技术方案落入专利权人的专利权保护范围的话，被诉侵权人有以下抗辩......”。常见的抗辩一般从四个维度进行，一是合法来源抗辩，说明涉案侵权产品购自案外人，支付了合理对价，对案外人未经许可实施专利并不知情，提供发票，合同，转账和支付记录，购货过程沟通记录以证明。二是现有技术抗辩，可以检索国内外专利，技术出版文献，媒体公开报道，甚至专利权利人在专利获得授权前既已生产销售产品的证据（一般来说比较难，因为专利产品由技术方案构成，技术方案仅凭文字描述和外观照片无法确认，这也是专利侵权，除了一些结构比较简单的外观专利以外，必须要做技术比对的原因）。三是专利权用尽抗辩，专利权用尽是指专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的。专利权人自己或者许可他人制造的专利产品（包括依据专利方法直接获得的产品）被合法地投放市场后，任何人对该产品进行销售或使用，不再需要得到专利权人的许可或者授权，且不构成侵权。四是先用权抗辩，这个难度也是很大的，需要证明被告证明在原告专利权授权之前被告就已经通过自己的方式获得了涉案专利权对应的技术，并做好了实施专利权的必要准备，如已经开始组建了生产线，先用权抗辩成功后，被告可以在原有的实施规模内继续实施专利技术，但不得扩大规模。需要指出的是合法来源抗辩的，被诉侵权人依然构成侵权，需要停止销售和许诺销售行为，但无需赔偿，现有技术和专利权用尽不构成侵权，先用权抗辩在原来实施规模内实施专利不构成侵权。

（对方专利被无效的，否认和抗辩成功，生效判决认定不侵权的，如果对方在诉讼中采取了证据、行为或财产保全措施的，视情况可以考虑提起诉讼保全损害纠纷，不过一般情况下法院会根据当事人是否存在明知自己专利不稳定或者对方无侵权行为却恶意发起侵权诉讼的情形来判断是否支持原告）

3.申请法院要求对方向国家知识产权局提出出具专利权评价报告的申请

如果对方的专利权是实用新型和外观专利的话，被诉侵权人申请法院要求对方去申请出具专利评价报告，目前来看国知局倾向出具负面的专利权评价报告，既专利权人的专利不具有新颖性或创造性，需要说明的是，虽然法律规定法院只是参考该报告，但是对原告（权利人）一般还是有心里压力的，所以对寻求和解有时候会有作用。

4.在赔偿数额上力争

如果判断法院有可能会判决支持侵权认定，就要在赔偿数额的认定上下功夫，争取少赔付对方经济损失。一般可以从对方的专利的价值小，我方侵权故意程度低（近期最高法出具了恶意侵权适用惩罚性赔偿的司法解释，对恶意侵权的可适用5倍以下惩罚性赔偿，民法典也明确对知识产权侵权适用惩罚性赔偿作出明确规定，恶意的构成要件是故意加情节严重），我方侵权获利少，对方损失少，侵权持续时间短，产品单价和利润率低（通常需要有力举证）等等，并提供足以动摇法官心证的相应证据。需要指出的是，如果我方真的获利很少，可以考虑积极配合法院提供侵权产品的销量和收入的数据和财务意见，必要时可以主动提出要求进行司法审计，因为法院在侵权获益，对方损失，专利许可费倍数无法确定的情况下适用法定赔偿，即法官根据案情酌定一个500万以下的数额，有时候会让被告承担获利数倍甚至数十倍的经济损失赔偿，答主代理的一些二审被告之前就遇到类似的尴尬诉讼经历，在目前国家加大对知识产权侵权判罚力度、开始或者说放宽适用5倍以下惩罚性赔偿措施的这一大环境之下下，这一方面要格外重视。

需要指出的是一般人有误解的是，被诉侵权时，在被侵权产品上如果我也有类似专利，我就不侵权，或者我方的产品（技术方案）跟对方的产品技术方案不一样，所以我不侵权，这些认识都是错误的，专利侵权的判断是以对方的专利技术方案跟我方被诉侵权产品(技术方案)做技术比对，所以与对方产品或我方专利技术方案完全无关。

题外话是在专利侵权认定上，很多时候不免有很主观的因素在内，比如在判断是否是现有技术时经常会有技术结合启示判断，判断本领域普通技术人员在专利申请日以前，能否不通过创造性思考，就可以将最近现有技术和其他现存技术方案结合得出专利权人的专利技术方案，而这个“本领域的普通技术人员”其实是想象的、虚拟的，而能不能有技术启示的判断也是十分主观的。再者，如在技术特征是否“等同”上，功能性技术特征的判断上也避免不了很多的主观因素，值得一提的是现在在技术较为复杂的专利侵权案件中已经开始普遍引入专家辅助人员，这一“同行评议”的方法有望改善这一现象。