如何判断职务发明

引言

近年来，单位与员工、原员工及其新单位之间关于发明应认定为职务发明还是个人发明的纠纷持续不断出现。由于现行专利法规定，专利权利证书上登记的发明人只能为个人，因此，无法从证书上明确专利权的权属。进而，在出现上述纠纷时，必须提交其他证据以证明专利权的归属。

本文中，作者李潇律师将结合实务经验，对司法实践中如何认定涉案技术是否属于职务发明进行介绍并给出相应的应诉策略。

一、法律规定及案件特点

现行有效的与职务发明相关的法律法规如下：《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一至六条。上述法条对职务发明的构成要素及相关情形做了明确的规定。作者依据上述法条内容，对职务发明案件的特点进行了归纳总结，具体情况如下：

1.案由为权属纠纷：根据现行法律规定，权属纠纷案件中，原告不能向被告提出损害赔偿及合理支出支付请求，仅能就权利归属问题提出请求；

2.仅需不完全技术比对：相对专利侵权案或专利行政案件，该类型案件中不要求对涉案技术进行详细比对，只要证明到符合要求的程度即可；

3.判断涉案技术形成时间：涉案技术或主要技术部分的形成时间是否在法律规定的职务发明的时间内（以下称“对应时间”）；

4.判断相关主体（主要是个人当事人）身份是否适格：相关主体在单位当事人任职期间的岗位、工作任务及工作内容是否与涉案技术契合，是否可以被认定直接或间接接触甚至参与了涉案技术的形成全过程，贡献程度如何等；

5. 判断是否主要利用单位资源：相关主体在研发涉案技术时是否利用单位资源需要判断，可以考虑单位是否有资质有能力提供研发条件、单位实际贡献内容等因素。

二、职务发明构成要素：

由上述案件特点可知，在判断涉案技术是否构成职务发明时，需要考虑四大因素，即技术对比、形成时间、相关主体身份、涉案技术是否主要利用单位资源完成。以上因素即为职务发明的构成要素。司法实践中，只要准确把握以上四要素，就能明确涉案技术是否构成职务发明。对于构成职务发明的具体判断思路如下：

1.涉案技术与单位专利达到高度近似或有延续性。判断涉案技术是否属于职务发明时，技术对比是必需的步骤之一。其判断方法与专利侵权案相同，即通过对比涉案技术与单位专利在技术领域、技术方案、所解决技术问题及实现技术效果来综合认定。但不同的是，判断标准要低于专利侵权，通常只要达到高度近似或技术上有延续性，即可认定涉案技术来源于单位专利，在技术层面属于职务发明。

对于达到何种程度属于高度近似或有延续性，目前法条没有明确说明，需要结合案件具体情况判定；

2.涉案技术或主要技术方案的形成时间位于对应时间内：在判断时间要素时，核心是要根据一般规律判断涉案技术或主要技术方案是否可能形成于对应时间内。这一判断原则主要是考虑司法实践中不少被告会以涉案技术未形成于对应时间之内为由进行抗辩，同时也可以对某些技术始于对应时间内但核心方案形成于对应时间之后的情况进行保护；

3.相关主体与单位当事人存在职务关系且工作与单位专利相关：对身份要素进行判断时，有两个核心点要关注：一是要明确当事人之间存在职务关系，这种职务关系包括直接雇佣、劳动派遣、临时工作关系等；二是相关主体在职期间工作内容与涉案技术有关，这种关联的表现包括担任负责单位专利研发的职务、直接参与单位专利研发或有证据证明其为研发过程中的重要人员、离职后或业余时间的工作与在职期间的工作有关联或延续性；

4.根据涉案技术的研发特点判断是否主要使用了单位资源：对是否主要使用单位资源进行判断时，需要考虑涉案技术的技术领域，并对该领域的研发特点进行分析。通过以上工作，可以明确形成涉案技术所要利用的物质技术条件的类型、范围及特点，进而对涉案技术所利用的物质技术条件的来源以及是否构成职务发明作出准确认定。

三、不构成职务发明的认定

与构成职务发明的认定相对应，当一方当事人主张涉案专利不构成职务发明时，也应从以上四要素入手分析，具体思路如下：

1.涉案技术与单位专利不构成近似技术：当进行不构成职务发明的抗辩时，从技术比对入手，论证涉案技术与单位专利不构成近似技术是最常见也是最主要的抗辩手段。为实现抗辩目的，需要对二者进行细化并详细说明区别要点；

2.涉案技术未形成于对应时间内：从时间角度进行抗辩时，主要需论证涉案技术未形成于对应时间内。需要指出的是，除了对技术本身的形成时间进行论证外，还可以对技术升级时间进行论证并指出技术升级对技术实际使用的贡献度；

3.相关主体与单位当事人之间不存在职务发明要求的身份关系：

论证身份要素时，最常见的抗辩思路就是论证原被告之间不存在职务发明要求的身份关系，具体方式包括论证所担任职务与与涉案专利无关、职务对应工作内容不可能接触到涉案专利、个人在入职前便已经完成涉案专利、当事人之间的业务往来不可能涉及涉案专利等；

    4.单位举证不足或个人有利反证可推翻主要利用单位资源的诉请：司法实践中，从是否主要利用单位资源的角度否定涉案技术属于职务发明主要有两种情况，一是单位举证不足以证明涉案技术主要利用单位资源完成，二是个人给出有利反证，证明涉案技术主要利用单位以外资源完成。

四、与技术类商业秘密的关联

司法实践中，职务发明案件往往与技术类商业秘密保护存在紧密联系。

1.当单位将与职务发明相关的技术定义为技术类商业秘密并给予符合法律规定的保护措施时，从单位角度而言，可主张为保护相关技术付出了相关人力物力成本，辅助证明该技术为单位所有的职务发明。从员工角度而言，可以此为由抗辩无法接触到相关技术；

2.当单位未对与职务发明相关的技术进行技术类商业秘密的保护时，单位可主张员工有机会接触到涉案技术，而员工可主张因相关技术缺乏保护，员工可在对应时间之外接触到涉案技术。

3.反之，在商业秘密侵权案件中，相关技术类秘密若能被认定为职务发明，对认定侵权人主观恶意进而判处高额赔偿会起到积极作用

五、应诉策略

职务发明权属案件当事人包括与涉案技术有密切关系的单位和相关主体（实践中主要是单位前员工及其现单位），在本部分，李潇律师将结合之前分析、分别从单位和相关主体角度论述如何制定职务发明权属案件的应诉策略。

单位当事人应诉策略：

1.达到高度盖然性的技术对比：对于单位当事人而言，技术对比只需证明到涉案技术与单位专利高度近似，因此，无需进行如专利侵权案中的详尽地专利对比，一般能证明到技术领域相同、技术方案部分相同、技术之间有延续性等程度即可；

2.证明涉案技术形成于对应时间内：单位当事人在时间方面的举证责任也相对较轻，一般出具相关主体在单位的劳动合同、单位专利的研发进程相关材料等即可实现证明目的。实践中，主要是要关注证据形式，防止因证据真实性或合法性问题被否定；

3.证明相关主体在单位任职期间的职务和工作内容与单位专利有关：通过提交相关主体在单位任职期间的签字文件、岗位职责汇编、往来邮件、技术图纸等证据证明其职务或工作内容与单位专利有关；

4.有效论证涉案技术需要主要利用单位资源才能完成：这是该类型案件中单位当事人的举证重点和难点，部分单位当事人败诉的原因就是这方面举证不足。为避免这一情况，建议从行业特点、技术复杂性、相关主体不具备独立完成涉案技术等方面充分举证。

相关主体应诉策略：

1.相对详尽的技术对比：通过进行详尽的技术对比、对关键技术部件或技术方案核心部分与单位专利存在明显区别进行论述，证明涉案技术与单位专利存在实质性区别。这部分相关主体的举证责任和举证难度都较大；

2.结合技术分析判断涉案技术形成于对应时间外：时间判断中同样需要进行充分的技术分析以证明技术需要在对应时间以外升级才能使用。同时，个别案件中可能存在相关主体在对应时间之外才开始研发涉案专利的情况，此时也需提交涉案专利研发进程的详尽证据以证明；

3.结合工作内容证明身份与单位专利无关：身份判断时相关主体同样需要提交与职务或工作内容相关的证据以证明在职期间无法接触涉案技术或虽然可能接触，但工作内容与其无关；部分案件中，也可证明涉案专利在相关主体入职前已完成；

4.多角度举证证明涉案专利未利用单位资源：对于是否利用单位资源完成涉案专利，相关主体可以提交研发资料等证据证明自己有能力完成涉案专利研发。同时，通过庭审辩论论证单位提交证据不足以实现证明目的也是这方面常见的抗辩手段；

5.其他抗辩点：商业秘密保护抗辩、现有技术抗辩、证据造假抗辩等职务发明构成要素以外内容的抗辩；